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控制全球专利成本的12条策略
发布时间:2017-11-14 16:42 浏览次数:
 

世界知识产权组织杂志(WIPO Magazine)2017年8月第4期刊登了由Quantify IP公司总裁兼首席执行官Anthony de Andrade及高级分析师 Venkatesh Viswanath撰写的《控制全球专利成本的12条策略》一文,其主要内容如下:

面对严峻的预算削减,创新型企业的知识产权团队为保持每年均可获得较多且强大的专利,面临着巨大的经济压力。这就是为什么要制定有效的策略来管理并最大限度地减少突破性技术专利在其20年专利生命周期中的成本如此重要。以下是一些控制成本的方法。

1.决定在哪儿提交专利申请之前做好充分准备

第1个重要步骤是制定一个聪明的专利申请策略,包括对以下因素进行评估:在专利生命周期内技术的市场潜力及增长前景,产品生产中心的地理位置,竞争对手及其专利申请策略,本发明的性质,以及专利的可实施性。申请专利时尤为重要的是要考虑到不同司法管辖区对是哪些发明可以获得专利的界定是不一样的。例如,有关治疗或诊断的方法、软件、商业方法、遗传材料和干细胞的可专利性都因司法管辖区而异,这些都应该纳入申请策略的考虑范围。

2.专利费用取决于权利要求的数量

申请费用也可能因司法管辖区而异。申请书中权利要求的数量可能会在提交专利申请、请求审查和维持专利有效性时影响需要支付的费用。例如,在美国,若申请书中包含20条以上的权利要求以及3项以上独立权利要求时,需增加申请费。在俄罗斯,审查费用是根据申请书中独立权利要求的数量确定的。而在日本和韩国,审查费用和专利年费取决于权利要求的总数。因此,在日本和韩国提交专利申请时,可能值得整合多项权利要求,以形成依赖多项权利要求的单项权利要求,删除价值有限且审查不通过可能性很大的权利要求。

3. 选择更加绿色的方式——在线申请

为了减少碳足迹、降低成本和提高效率,包括澳大利亚、巴西、印度、日本、马来西亚、韩国以及欧洲专利局在内的许多知识产权局都以优惠价格提供电子申报服务。例如,向韩国知识产权局以电子方式提交专利申请(无页面限量)费用为4.6万韩元,而提交纸质申请书的费用则高达6.6万韩元(20页纸以上,每增加一页需支付1000韩元)。

4.考虑翻译成本

以下3种情况会产生翻译费用:在以英语为非官方语言的司法管辖区内提交申请或起诉;授予欧洲专利的时候;在欧洲专利局某些成员国批准已授权欧洲专利时。将专利申请书翻译成中文、日文、韩文和俄文的费用估计为3000~6500美元(约占总申请成本的75%~80%)。此外,在批准已授权欧洲专利的费用中很大一部分也来自翻译的需要。因此,将专利申请集中在官方语言为英语的司法管辖区或拉丁美洲等官方语言相同的地区,可以控制并降低翻译费用。在专利申请文件及专利说明书中删除冗余文字,可以进一步降低翻译成本。

5.利用WIPO《专利合作条约》减少国家申请费用

根据WIPO《专利合作条约》(PCT)向适当的受理局提交国际申请,申请人可以在150多个国家自申请日起30个月内缴清国家申请费用。PCT提供各种战略优势。这些优势包括,拥有更多的时间研究目标市场中发明的商业可行性;由于强制性的国际检索报告(ISR)和可选的国际初步审查报告(IPER),申请人可以获得本发明潜在专利性的宝贵反馈,根据这些反馈,申请人更容易就其专利策略做出明智的决定;进入国家阶段后(即国家知识产权局的实质审查阶段),在某些情况下也可能减少检索和/或审查费用;选择通过PCT专利审查高速路(PCT-PPH)加速审查,也可降低成本。

6.明智选择检索单位和审查单位

根据PCT提交申请,涉及选择国际检索单位(ISA)以对现有技术进行检索,以确定正在寻求专利的技术新颖性和创造性。通过这些检索可以使申请人了解其技术的可专利性。目前有22家专利局可作为国际检索单位。申请人可选择的国际检索单位取决于其首次提交申请的司法管辖区。一般来说,建议选择一个打算提交国家阶段申请的国际检索单位。例如,如果目标是获得欧洲专利,那么EPO是进行国际检索的最佳之选。但是,各个国际检索单位的收费标准会存在很大差异。例如,EPO为澳大利亚、中国、日本、韩国、俄罗斯和美国的专利局出具的国际检索报告提供了190欧元的优惠。同样地,俄罗斯专利局为其自己出具的国际检索报告的审查费用提供了50%的折扣,为其他国际检索单位出具的国际检索报告的审查费用提供20%的折扣。在选择国际检索单位时,不同机构给出报告的速度和质量也是重要考虑因素。

7.采取快速处理方式

有些国家专利局通过所谓的专利审查高速路(PPH)进行合作,简化并加快了专利申请的处理。专利高速路模式有效地使每个参与的国家知识产权局得益于另一个专利局在特定专利申请中已经完成的工作。例如,PCT-PPH合作模式、涵盖22个国家知识产权局的全球PPH(GPPH)以及涵盖世界5大专利局的IP5- PPH(中国、欧洲、日本、韩国、美国)。此外,东盟专利审查合作计划(ASPEC)提供了另一种工作共享协议,包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾和越南的专利局。ASPEC提供英文检索和审查报告,并可为申请人提供大幅节省翻译费用的机会。

8.提交专利申请时一并提交审查请求

除非需要额外的时间来测试发明的商业潜力,否则建议在提交专利申请的同时一并提交审查请求。一些律师事务所对此并不收取任何额外费用。在遵循延期审查制度且没有签署任何PPH协议的国家,如印度,这种方法可以节省时间和金钱。

9.选择“改进简化的实质审查”

如果一个知识产权局授予的专利是另一个知识产权局已经授权的专利,那么“改进简化的实质审查”(modified substantive examination, MSE)则可以大大节省费用。例如,马来西亚针对澳大利亚、欧洲专利局、日本、韩国、英国和美国授权的专利,实行“改进简化的实质审查”制度,对在以上专利局获得授权的专利,则只对相应申请的新颖性和创造性进行一致性比对,审查员只需进行资格和形式审查。在泰国,总理办公室最近授权工业产权局在满足下列条件时对专利申请进行授权:自申请日起已过去至少5年;已提交实质审查请求;已在其他国家获得专利权;泰国专利申请书中的权利要求与国外已授权申请书中的权利要求一致。

10.有序保存所有所需文件

务必尽快收集所有所需文件,如委托证书和优先权证明文件。延期可能产生高昂的费用。

11.考虑专利许可,以减少维持费用

专利维持费用可能非常昂贵:维持费占20年生命周期中专利总成本的75%。然而,通过宣布将其专利许可给有意愿的第三方,申请人可以获得包括白俄罗斯、巴西、捷克、德国、爱尔兰、意大利、立陶宛、拉脱维亚、斯洛伐克、西班牙、俄罗斯和英国在内的约20个国家的维持费用优惠。

12.选择战略性放弃专利

权利人需要不断跟踪其专利的价值,并在其失去价值时选择放弃。当受保护的技术过时或陈旧,或不再能支持公司的业务目标时,可能会发生这种情况。战略性放弃可以大大节省整个专利生命周期的维护费用。这些费用通常随着专利年龄的增长而大幅增加。三星、富士、东芝、IBM等企业都在采用战略性放弃来精简其专利组合,控制专利维持费用。

结语

获得并维持全球专利组合可能会对公司的财务造成巨大压力,这就是谨慎制定符合成本效益以支持业务目标的知识产权战略如此重要的原因。

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